Aktuelles


Änderungen im europäischen Patentrecht ab 1. April 2010 – November 2009

Zum 1. April 2010 kommt es zu einer Anzahl an Änderungen beim Europäischen Patentamt, um die Abläufe bzw.
Verfahren weiter zu rationalisieren und zu straffen.

1. Recherchierter Gegenstand
Zum 1. April 2010 kommt es aufgrund der neu aufgenommenen Regel 62a EPÜ und der geänderten Regeln 63
und 64 EPÜ zu Änderungen beim Recherchenverfahren.

Die neue Regel 62a EPÜ betrifft die Fälle, bei denen eine Anmeldung eine Vielzahl unabhängiger Patentan-
sprüche einer Anspruchskategorie (Produkt, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) aufweist, die nicht solcher-
maßen miteinander verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Gegenwärtig
ist die europäische Recherche durchzuführen, wenn die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt. Im
Recherchenstadium wird kein (formaler) Einwand gegen die Anzahl der unabhängigen Ansprüche in jeder Anspruchs-
kategorie erhoben.

Nach der neuen Regel 62a EPÜ wird jedoch die Recherchenabteilung die Anmelder auffordern, diejenigen Ansprüche
anzugeben, auf deren Grundlage die Recherche durchzuführen ist (Frist: zwei Monate). Erfolgt seitens des Anmelders
keine Erwiderung auf diese Aufforderung, wird die Recherche den ersten Patentanspruch in jeder Kategorie abdecken.
Ferner wird die Prüfungsabteilung zu einem späteren Zeitpunkt in dem Verfahren den Anmelder auffordern, die Patent-
ansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken, es sei denn, diese stellt fest, dass der von der
Recherchenabteilung erhobene Einwand nicht gerechtfertigt war.

Es ist gängige Praxis beim Europäischen Patentamt, dass zwischen dem Anmelder und dem Recherchenprüfer kein
Dialog stattfindet, so dass Argumente gegen die Einschränkung der Recherche erst während der Sachprüfung in
Betracht gezogen werden.

Regel 135(2) EPÜ wurde geändert, um eine Weiterbehandlung für die Dauer der Frist gemäß Regel 62a EPÜ
auszuschließen.

Ferner wird es für den Fall, dass der Recherchenprüfer Einwände mangels Einheitlichkeit erhebt, nicht länger möglich
sein, eine zusätzliche Recherchengebühr für jede weitere Erfindung/Gruppe an Erfindungen zu entrichten. Dies kann
schwer wiegende Folgen während des Prüfungsverfahrens haben, weil sich, gemäß neuer Regel 137(5) EPÜ, geänderte
Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen verbunden sind, um eine einzige allgemeine erfinderische Idee zu bilden.
Folglich ist es absolut notwendig, jede Mitteilung gemäß neuer Regel 62(a) EPÜ zu beantworten, so dass die am
meisten bevorzugten Ausführungsformen recherchiert werden und somit Teil des erteilten Patents bilden können. Um
ganz sicherzugehen, wäre es ratsam, die Patentansprüche so anzuordnen, dass die am meisten bevorzugten Ausführungs-
formen zuerst erscheinen, oder vielleicht die Patentansprüche sogar derart formulieren, dass sie sämtliche Ausführungs-
formen enthalten, oder zumindest die wichtigsten Ausführungsformen in einem einzelnen Anspruch, in dem sie als
bevorzugte Alternativen aufgelistet sind.

Ist gegenwärtig die Recherchenabteilung der Auffassung, dass keine aussagekräftige Recherche möglich ist, erhält
der Anmelder hierzu eine begründete Stellungnahme. Alternativ entscheidet der Recherchenprüfer selbst, welcher
Gegenstand recherchiert wird und erstellt einen entsprechenden teilweisen Recherchenbericht. Die Erklärung
oder der teilweise Recherchenbericht wird dann, zum Zwecke nachfolgender Verfahren, als europäischer Recherchen-
bericht angesehen.

Ab 1. April 2010 wird dann der Anmelder aufgefordert, den zu recherchierenden Gegenstand (Frist: zwei Monate)
anzugeben. Unterlässt es der Anmelder, darauf zu antworten, läuft das "alte" Verfahren ab.

Es sollte beachtet werden, dass sofern ein teilweiser Recherchenbericht erstellt wurde, die Prüfungsabteilung den
Anmelder auffordert, die Ansprüche auf den untersuchten Gegenstand zu beschränken. Auch in diesem Fall werden
Argumente gegen die Einschränkung der Recherche nur während der Sachprüfung in Betracht gezogen.

Eine Weiterbehandlung wird nicht möglich sein!

2. Erwiderung auf in einem Recherchenbericht erhobene Einwände
Nach der neuen Regel 70a ist es für Anmelder verpflichtend, auf alle Einwände, die in einem von dem Europäischen
Patentamt erstellten Recherchenbericht erhoben werden, zu antworten. Europäische Recherchenberichte ergehen
zusammen mit einer vorläufigen Stellungnahme zur Patentfähigkeit. Für alle bis zum 31. März 2010 ergangenen
Recherchenberichte ist diese Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht ein "Service" des Europäischen
Patentamts und kann als Grundlage für eine fundierte Entscheidung darüber dienen, ob die Anmeldung weiterverfolgt
werden soll oder nicht. Darüber hinaus kann die Erwiderung auf eine Stellungnahme das weitere Procedere verkürzen.
Für ab dem 1. April 2010 ergehende Recherchenberichte wird es eine Frist zur Einreichung von Argumenten und/oder
Änderungen, die die erhobenen Einwände betreffen, geben.

Für europäische Patentanmeldungen wird diese Frist sechs Monate ab dem Tag der Veröffentlichung des Recherchen-
berichts (d.h. dieselbe Frist wie für die Zahlung der Prüfungs- und Benennungsgebühren) betragen. Diese Frist kann
nicht verlängert werden.

Für Euro-PCT-Anmeldungen läuft diese Frist zeitgleich ab mit der Frist für die Absichtserklärung des Anmelders
über die Fortführung der Anmeldung. Diese Frist beträgt zwei Monate ab dem Datum der entsprechenden Aufforderung.

Erfolgt keine Erwiderung auf den Recherchenbericht, so gilt die Anmeldung als zurückgezogen.

3. Änderungen bei Euro-PCT-Anmeldungen
Momentan haben die Anmelder die Möglichkeit, eine internationale Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase
oder innerhalb einer Frist von einem Monat ab der Mitteilung nach Regel 161 und 162 EPÜ zu ändern.

Dieses Procedere wird sich für die Euro-PCT-Anmeldungen ändern, für die bis 31. März 2010 keine Mitteilung nach
Regel 161 und 162 EPÜ ergangen ist.

Auf internationale Anmeldungen, für die kein internationaler Recherchenbericht von einer anderen Behörde als dem
Europäischen Patentamt erstellt wurde, wird das alte Verfahren weiterhin angewendet. Wie jedoch in Abschnitt 2., oben,
angegeben, ist eine Erwiderung auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht vorge-schrieben.

Bei PCT-Anmeldungen jedoch, für die das Europäische Patentamt als internationale Recherchenbehörde und, wo
eine Anfrage nach Kapitel II eingereicht wurde, auch als internationale vorläufige Prüfungsbehörde tätig wurde, muss
auch der Anmelder zu der schriftlichen Stellungnahme der internationalen Recherchenbehörde oder zu dem
internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit innerhalb einer unverlängerbaren (!) einmonatigen Frist
Stellung nehmen. Wird keine Erwiderung eingereicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen dringend raten, uns Aufträge für Euro-PCT-Anmeldungen so früh wie möglich
zuzusenden, damit wir ausreichend Zeit haben, die Anmeldungsunterlagen und den Verlauf der Anmeldung zu
studieren und eine entsprechende Erwiderung sowie überarbeitete Anmeldungsunterlagen, falls dies im Hinblick
auf den schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde oder den internationalen vorläufigen Bericht
zur Patentfähigkeit erforderlich sein sollte, auszuarbeiten.

4. Fristen für Änderungen
Regel 137 EPÜ ändert sich auch zum 1. April 2010. Wie zuvor wird es nicht möglich sein, geänderte Anmeldungs-
unterlagen vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts einzureichen. Änderungen können nur einmal
eingereicht werden und zwar zusammen mit der Erwiderung auf den europäischen Recherchenbericht. Weitere
Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden. Ferner müssen alle
vorgenommen Änderungen zwingend gekennzeichnet werden und die Grundlage für die Änderungen in der
ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben werden (eine Praxis, der wir bereits heute Folge leisten).
Geänderte Ansprüche dürfen sich nicht auf einen nicht recherchierten Gegenstand beziehen.

5. Teilanmeldungen
Teilanmeldungen werden eingereicht, um Schutz für einen Gegenstand zu erlan-gen, der freiwillig oder
gezwungenermaßen (obligatorisch) aus der Stammanmeldung herausgenommen wurde, um die Erfordernisse
des europäischen Patentüberkommens zu erfüllen. Derzeit kann eine Teilanmeldung eingereicht werden, so lange
ihre Stammanmeldung noch anhängig ist.

Ab 1. April 2010 wird eine nicht verlängerbare Frist von 24 Monaten ab der Mitteilung des ersten Amtsbescheids in
der Sachprüfung eingeführt. Wird der Einwand der Nichteinheitlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt in dem Verfahren
erhoben, läuft die 24-Monatsfrist ab der Mitteilung des Einwands der Nichteinheitlichkeit. Bitte beachten Sie, dass ein
Recherchenbericht nicht als ein Bescheid der Prüfungsabteilung angesehen wird, obgleich eine Erwiderung auf
jeden Recherchenbericht ab 1. April 2010 (vgl. Abschnitt 2., oben) obligatorisch sein wird.

Diese neue Frist trifft auf alle Generationen von Teilanmeldungen zu, d.h. auch auf Teilanmeldungen, die in Bezug
auf eine Teilanmeldung eingereicht wurden.

Es wird eine Übergangsregelung für alle jene Anmeldungen geben, bei denen die neue Frist bereits am 1. April 2010
abgelaufen ist oder kurz danach ablaufen wird – der Stichtag für die Einreichung von Teilanmeldungen wird in diesen
Fällen der 1. Oktober 2010 sein.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Teilanmeldung für eine Ihrer anhängigen europäischen Patentanmeldungen
(einschließlich Teilanmeldungen) eingereicht werden soll, möchten wir Sie bitten, uns so früh wie möglich zu informieren.

Wir hoffen, Ihnen mit den obigen Informationen weitergeholfen zu haben.

Sollten Sie Fragen zu den Änderungen der Durchführungsbestimmungen des EPÜ und der zu verfolgenden
Strategie im Hinblick auf die neuen Vorschriften haben, können Sie jederzeit auf uns zukommen.

Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts – Oktober 2009

Zum 1. Oktober 2009 tritt das Patentrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft. Kernstück des Gesetzes sind
Änderungen beim Nichtigkeitsverfahren, die zu einer Ver-besserung und Beschleunigung der bisher teils sehr
lange dauernden Verfahren führen sollen. Außerdem werden die Gebühren für die Einreichung von Patentan-
meldungen geändert sowie einige bürokratische Hürden aus dem Arbeitnehmererfinderrecht abgeschafft.

Zu den Änderungen im Einzelnen:

Patentgesetz:

In Nichtigkeitsverfahren, in denen die Rechtsbeständigkeit eines Patents überprüft wird, ist das Gericht künftig
verpflichtet, die Parteien ausdrücklich auf Fragen hinzuweisen, die entscheidungserheblich sind, so dass die
Fakten von Beginn an auf dem Tisch liegen und nicht wie bisher erst durch überraschende Parteivorträge langsam
ans Licht kommen. Das Patentgericht hat die Möglichkeit, den Parteien eine Frist zur abschließenden Stellungnahme
zu setzen, wobei diese Frist nur bei Darlegung erheblicher Gründe verlängerbar ist. Mit Einverständnis aller
Parteien kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Daneben soll auch das Berufungsverfahren verkürzt werden. Die Berufung ist in der Regel keine neue Tatsachen-
instanz mehr. Künftig soll sich die Berufung lediglich darauf konzentrieren, Fehler in der Anwendung der
Rechtsnormen in erster Instanz zu diskutieren und nicht Tatsachenvorträge erneut zu verhandeln. Das bedeutet,
dass im Gegensatz zu bisher mit der Berufung nur eine Überprüfung des erstin-stanzlichen Urteils in rechtlicher
Hinsicht erfolgt. Beteiligte und die Öffentlichkeit sollen so schneller wissen, ob ein Gegenstand patentgeschützt
ist oder nicht.

Für ab dem 1. Oktober 2009 eingereichte deutsche Patentanmeldungen werden Anspruchsgebühren ab dem
11. Anspruch eingeführt. Bei elektronischer Einreichung beträgt die Anmeldegebühr EUR 40,00; ab dem 11. Anspruch
sind für jeden Anspruch zusätzlich EUR 20,00 zu zahlen. Wird die Anmeldung in Papierform eingereicht, erhöhen
sich die Gebühren auf das jeweils 1,5fache.

Arbeitnehmererfindergesetz:

Die Inanspruchnahme einer gemeldeten Diensterfindung wird zur Regel und gilt als automatisch erfolgt, wenn
der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb von vier Monaten ab Zugang der Erfindungsmeldung ausdrücklich
freigibt. Außerdem entfällt die Unterscheidung zwischen unbeschränkter und beschränkter Inanspruchnahme, so
dass in Zukunft jede Inanspruchnahme einer unbeschränkten Inanspruchnahme entspricht. Wird die Erfindung
nicht freigegeben, entsteht somit für den Arbeitgeber eine Verpflichtung zur Anmeldung eines Schutzrechts und
zur Entrichtung einer Vergütung. Diese neue Bestimmung ist anwendbar für alle Erfindungen, die ab dem
1. Oktober 2009 gemeldet werden.

Im Rahmen der Verabschiedung des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts hat der
Bundestag auch einige wesentliche Änderungen des Markengesetzes beschlossen. Diese treten ebenfalls am
1. Oktober 2009 in Kraft:

Markengesetz:

1. Widerspruchsverfahren
Bisher war es möglich, gegen eingetragene Marken innerhalb von drei Monaten nach deren Veröffentlichung
Widerspruch ausschließlich aus älteren Markenanmel-dungen oder Eintragungen einzureichen. Diese Möglichkeit
wurde nun – entsprechend den Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung – erweitert, so dass nun auch
aus anderen älteren Rechten Widerspruch erhoben werden kann, bei-spielsweise aus im Inland bekannten Marken,
auch wenn die Waren bzw. Dienstlei-stungen nicht ähnlich sind, aus notorisch bekannten Marken oder aus nicht
eingetragenen Marken bzw. geschäftlichen Bezeichnungen.

Dies hat den Vorteil, dass nun auch aus solchen Rechten in einem Amtsverfahren gegen neue Markeneintragungen
vorgegangen werden kann; bisher stand hier nur der Klageweg offen.

2. Rechtsmittel
Anstelle der Erinnerung kann im Verfahren vor dem Patentamt nun gleich Beschwerde zum BPatG eingelegt werden.
Wenn Sie daher an einer schnellen Entscheidung interessiert sind, empfiehlt es sich, gegen den Beschluss des
Erstprüfers nicht Erinnerung, sondern sogleich Beschwerde einzureichen, wodurch sich die Verfahrensdauer verkürzt.

3. Elektronische Akte
Das Bundesministerium der Justiz hat nun die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung festzulegen, wann das Patentgericht
bzw. der Bundesgerichtshof ihre Akten elektronisch führen können. Dies wurde auch im Patent- und Geschmacks-
mustergesetz abgeändert, so dass wir in Kürze die Prozessführung vollständig elektronisch durchführen werden können.

Änderungen des Markengesetzes zum 1. Oktober 2009 – September 2009

Im Rahmen der Verabschiedung des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts hat der
Bundestag auch einige wesentliche Änderungen des Markengesetzes beschlossen.
Diese treten am 1. Oktober 2009 in Kraft:

1. Widerspruchsverfahren
Bisher war es möglich, gegen eingetragene Marken innerhalb von drei Monaten nach deren Veröffentlichung
Widerspruch ausschließlich aus älteren Markenanmeldungen oder Eintragungen einzureichen. Diese Möglichkeit
wurde nun – entsprechend den Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung – erweitert, so dass nun auch
aus anderen älteren Rechten Widerspruch erhoben werden kann, beispielsweise aus im Inland bekannten Marken,
auch wenn die Waren bzw. Dienstleistungen nicht ähnlich sind, aus notorisch bekannten Marken oder aus nicht
eingetragenen Marken bzw. geschäftlichen Bezeichnungen.

Dies hat den Vorteil, dass nun auch aus solchen Rechten in einem Amtsverfahren gegen neue Markeneintragungen
vorgegangen werden kann; bisher stand hier nur der Klageweg offen.

2. Rechtsmittel
Anstelle der Erinnerung kann im Verfahren vor dem Patentamt nun gleich Beschwerde zum BPatG eingelegt werden.
Wenn Sie daher an einer schnellen Entscheidung interessiert sind, empfielt es sich, gegen den Beschluss des
Erstprüfers nicht Erinnerung, sondern sogleich Beschwerde einzureichen, wodurch sich die Verfahrensdauer verkürzt.

3. Elektronische Akte
Das Bundesministerium der Justiz hat nun die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung festzulegen, wann das Patent-
gericht bzw. der Bundesgerichtshof ihre Akten elektronisch führen können. Dies wurde auch im Patent- und
Geschmacksmustergesetz abgeändert, so dass wir in Kürze die Prozessführung vollständig elektronisch durchführen
werden können.

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